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美国第二巡回上诉法院再次明确商标侵权禁令适用的地理范围
时间:2016-08-16 10:49  来源:中华商标协会

中华知识产权网(www.ipchina.com)8月16日消息 近日,美国第二巡回上诉法院在一起商标侵权案件的判决中,再次对禁令适用的地理范围做出明确。
 
本案原告GuthrieHealthcare System是非盈利的公司,主要在美国宾夕法尼亚州北部以及纽约州南部的双蒂尔斯地区从事医院、诊所和特护设备的经营,还提供多种医疗保健方面的服务。证据表明,原告的医生及住院医都面向全国招聘,其经营的护理学校也面向全国招生。原告使用其名下的网站面向全国发布医疗信息。其所属的Guthrie基地从事医疗科研并在双蒂尔斯地区之外的地区也有过筹款活动。被告ContextMedia公司向美国全部50个州2600多名执业医生提供有关的保健数据内容服务。被告经营着两个网站,一个直接面向医生,另一个面向潜在的赞助商、雇员或媒体。原告拥有联邦注册的GUTHRIE及图商标(图一)。原告起诉被告使用的多个标记(图二,其他标记左侧图形部分相同,只是右侧文字不同)侵犯了其商标权利。

区法院认为涉案商标构成近似,并向被告发出永久禁令,禁止被告在双蒂尔斯地区使用其商标,但双蒂尔斯外的地区可以使用。对于被告在互联网、自己的网站以及社交媒体上的使用,法院并没做限制。原、被告均提起上诉。
 
美国第二巡回上诉法院经审理,同意了一审法院关于两商标近似并有混淆可能的认定,否定了一审法院有关禁令适用的地域范围的界定。1959年,第二巡回上诉法院曾在Dawn Donut公司诉Hart’s食品店一案的判决中,针对拥有联邦注册的商标,但仅在美国部分地区开展业务的情况下,商标侵权禁令的效力范围发表过意见,该在先判例影响颇大,也是一审法院法律适用的主要依据。但巡回法院认为,本案一审法院曲解了在先判例确认的原则,将禁令的范围解释得过窄。
 
巡回法院认为,商标权利人要证明有可能混淆才能胜诉,但是这并不意味着禁令只能在其证明了混淆可能性的地方才有效力,也不是说权利人要在每个地理区域都要单独起诉才能获得禁令。一旦在先权利人已证明对方侵权,因而有权获得禁令,那么禁令的范围就由多种因素确定,原则上讲,禁令的作用是保障权利人获得合理保护。确实,根据在先Starter公司的判例(170 F.3d at 299)禁令应当明确具体,不能给行为人带来不必要的负担,但是这并不意味着权利人必须要证明所有寻求保护的地区都存在同样高的混淆可能。
 
并且,在Dawn Donut案中,原告近30年都没有对被告相应地区的使用行为的行使商标权,法院认为这可以作为不混淆的充分证据,在这些区域原告再要得到保护就不是很合理,禁令的作用范围不应包括这些地区。而本案情况则不同,原告有证据表明双蒂尔斯之外的地区进行了使用并形成了商业关系,这就使得原告有在这些地区有被混淆的可能。
 
巡回法院虽然认为并不是所有在部分区域经营的原告都可以仅仅凭借互联网方式的经营活动获得在更广区域的保护,能否得到保护还是要具体问题具体分析,但就本案而言,即使原告没有证明在双蒂尔斯地区外造成混淆的可能性,它的证据也已经表明在这些地区存在可预见的混淆及危害的可能。
 
此外,法院还审查了在后使用人的意图,认为虽然被告并不是有意地搭乘原告商标的便车,但它也并不无辜,因为它本可以通过商标检索来避免这种使用冲突。
 
综合分析后,巡回法院认为禁令不应局限在双蒂尔斯地区,遂撤销一审法院该部分的判决,发回一审法院重新审理。考虑到被告有权通过证明“不存在近似混淆的可能”来限制禁令的适用范围,本案禁令究竟作用于什么区域,仍待关注。
 

短评:
 
虽然本案还没有最后的结果,但美国第二巡回法院对于商标永久禁令效力范围的解释值得我们关注,也将会对一审法院重新审理该部分产生直接影响。
 
首先,巡回法院区分了“要求禁令保护的证明标准”以及“禁令发生效力的范围”两个问题,认为要获得禁令保护,需要证明混淆可能,但禁令并不只在其证明了混淆可能性的地方才有效力。后者的范围可能大于前者。
 
其次,巡回法院规定了注册商标保护时禁令的一般范围及可能对其构成限制的因素。美国注册商标保护的地理范围应当是美国全境,一旦遭遇侵权,禁令也应全境适用。但是,对方也可以提交证据,证明某些地区不存在混淆,此时,禁令可以限定在有混淆的地区适用。
 
整体看来,美国在确定禁令的作用范围时,坚持了给予商标合理且足够保护的原则。



























来源:中华商标协会

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